Статья 1398 Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.

В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.

5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

8. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором Российской Федерации, может быть признано недействительным полностью или частично по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей.
(п. 8 введен Федеральным законом от 05.12.2022 N 503-ФЗ)

Комментарий к статье.

1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может прекратиться в соответствии с комментируемой статьей в результате признания его недействительным полностью или частично. В случае признания патента недействительным он по общему правилу считается несуществующим с момента его выдачи и, соответственно, все права, которые он давал патентообладателю, также считаются несуществующими. В п. 1 ст. 1398 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень оснований для признания его недействительным. В данном случае отсутствие у изобретения, полезной модели, промышленного образца требуемых законом признаков выявляется уже после принятия решения о выдаче патента.
Первым основанием для признания патента недействительным является несоответствие заявленного решения условиям патентоспособности или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ (пп. 1 п. 1 комментируемой статьи). В соответствии с ним объекты промышленной собственности могут быть признаны недействительными в случае их несоответствия требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ, согласно которому отдельные результаты интеллектуальной деятельности в принципе не могут быть объектами патентных прав. Кроме того, патент на промышленные образцы может быть признан недействительным в случае несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 ГК РФ (объекты, включающие официальные символы, наименования и отличительные знаки, которым не может предоставляться правовая охрана в качестве промышленного образца).
Подпункт 2 п. 1 комментируемой статьи содержит такое основание для признания патента на соответствующий объект патентных прав недействительным полностью или частично, как несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели. Требование раскрытия сущности изобретения сформулировано в пп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, устанавливающем, что заявка на изобретение должна содержать «описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники».
Практически идентичная формулировка в отношении полезных моделей содержится в пп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, в котором сказано, что «заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники».
Основанием для признания патента на объект патентных прав недействительным полностью или частично является наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пп. 3 п. 1 комментируемой статьи). При этом сделана ссылка на п. 2 ст. 1378 ГК РФ, согласно которому дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных пп. 1 — 4 п. 2 ст. 1375 или пп. 1 — 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату подачи заявки.
В пп. 4 п. 1 комментируемой статьи отмечено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен и признан недействительным путем подачи возражения в Роспатент при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ. В п. 1 указанной статьи сказано, что, «если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями».
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия оспорен путем подачи возражения в Роспатент и признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.
2. В абз. 1 п. 2 комментируемой статьи зафиксировано право любого лица, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пп. 1 — 4 п. 1 комментируемой статьи, оспорить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия в административном порядке, то есть путем обращения с соответствующей жалобой в Роспатент.
А в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи говорится о праве любого лица, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пп. 5 п. 1 комментируемой статьи, оспорить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия уже в судебном порядке. Применение судебного порядка в этом случае обусловлено тем, что в данном случае решаются в основном чисто юридические вопросы, которые требуют определенной процедуры.
Следует отметить, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абз. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи. Так, в абз. 3 п. 2 ст. 1398 ГК РФ установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абз. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи (см. комментарий к ним). Возможность оспаривания уже не существующего патента обусловлена необходимостью защититься от возможных претензий правообладателя за прошлое время.
Как отмечено в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-248/2017, от 29.06.2018 по делу N СИП-606/2017, «нормы абзацев первого и третьего пункта 2 статьи 1398 ГК РФ различаются в части необходимости установления заинтересованности лица, оспаривающего патент, или отсутствия таковой исходя из того, истекли ли сроки действия патента, предусмотренные статьей 1363 ГК РФ.
Подобное регулирование связано с тем, что истечение срока действия патента на основании положений статьи 1363 ГК РФ означает окончательное прекращение действия патента и возможность его оспаривания теми лицами, которые, несмотря на это, не утратили свой личный, частный интерес в таком оспаривании.
В отличие от этого возможность оспаривания патента в период своего действия, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений. Поэтому допускается оспаривание патентов в период срока действия любыми лицами. Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления».
В п. 3 Определения Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 N 448-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1398 и пункта 2 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» отмечено следующее:
«Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, согласно которому патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 данного Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 1 его статьи 1398; патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 данного Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398; патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 1398 данного Кодекса».
Иными словами, как следует из указанного Определения Конституционного Суда РФ, правовые споры, требующие в первую очередь оценки самого существа технических решений с применением специальных научных знаний, могут быть разрешены в досудебном порядке наиболее компетентным в этих вопросах органом — Роспатентом.
При этом действующее правовое регулирование обеспечивает и сохранение гарантий судебной защиты интеллектуальных прав: как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, гарантированное Конституцией Российской Федерации в ее ст. 46 (ч. 2) право на обжалование в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц не может быть ограничено даже в условиях чрезвычайного положения; досудебный порядок разрешения споров не только не исключает, а, напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа.
3. Согласно п. 3 комментируемой статьи в случае оспаривания патента на изобретение, если правообладатель не уверен в том, что ему удастся отстоять право на получение патента, он получает возможность подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель (если, конечно, срок действия патента на изобретение не превысил предусмотренный законом срок действия патента на полезную модель). Очевидно, в подобных случаях патентообладатель осознает правомерность предъявляемых ему претензий и рассчитывает сохранить патент хотя бы на полезную модель.
Роспатент удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным п. 4 ст. 1349, ст. 1351, пп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ (см. комментарий к ним). Однако преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном п. 1 ст. 1366 ГК РФ (см. комментарий к нему), и это заявление не отозвано в соответствии с п. 3 ст. 1366 ГК РФ на день подачи заявления о преобразовании патента. В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.
Как отмечено в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 по делу N СИП-597/2015, «по смыслу пункта 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, с заявлением о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель заявитель может обратиться в период оспаривания патента в административном порядке до вынесения решения Роспатентом».
4. Согласно п. 4 ст. 1398 ГК патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании соответствующего решения Роспатента. При этом сделаны ссылки на п. п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ (см. комментарий к ним), установившие соответственно административный и судебный порядок защиты интеллектуальных прав, включающий признание недействительным ранее выданного патента.
Возможны ситуации, когда патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным только частично. В таких случаях выдается новый патент.
Согласно абз. 3 п. 4 комментируемой статьи в случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 17575/12 отмечено следующее:
«При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностями Роспатента и не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.
В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно, и исключительное право устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение».
5. На основании п. 5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент, что по смыслу положений ст. ст. 1356 и 1358 ГК РФ (см. комментарий к ним) означает прекращение исключительного права патентообладателей на соответствующее изобретение, полезную модель или промышленный образец.
6. Возможны ситуации, когда патентообладатель заключил на основе полученного им патента лицензионный договор, однако впоследствии полученный им патент был признан недействительным. Таким образом, будут затронуты права и третьего лица, то есть лицензиата. В связи с этим в п. 6 комментируемой статьи установлено, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента. Следовательно, лицензиар сохраняет право на суммы, ранее полученные им от лицензиата, а последний сохраняет право на результаты использования соответствующих объектов промышленной собственности, полученные до момента принятия решения о недействительности патента.
В п. 141 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено следующее:
«В силу пункта 6 статьи 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.
Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.
С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего.
В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.
В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.
Если патент признается недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и выдается новый патент с указанием в нем надлежащего патентообладателя, лицензионные платежи, полученные ненадлежащим патентообладателем, учитываются при определении размера убытков, возмещения которых надлежащий патентообладатель может потребовать от ненадлежащего.
Предусмотренные настоящим пунктом разъяснения применяются и к лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака, заключенным до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку (пункт 6 статьи 1513 ГК РФ)».
7. В п. 7 комментируемой статьи говорится о последствиях признания патента недействительным. Эти последствия влекут отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (см. комментарий к ст. 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (см. комментарий к п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на соцсети

Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Поделиться с друзьями